특허 발명을 실시할 때에 자신의 발명을 실시하는 과정에서 타인의 특허권을 침해하게 되는 경우가 발생하기도 합니다. 이러한 경우를 이용침해라고 하며, 선택발명∙수치한정발명∙용도발명에서 이용침해에 대한 논의가 많이 발생하고 있습니다.
이용침해의 종류는 구성요소 부가형, 실시 불가피형으로 나눌 수 있는데, 구성요소 부가형은 ‘A+B+C’로 이루어진 특허발명에 D라는 요소를 더하여 ‘A+B+C+D’라는 발명을 실시하는 경우를 의미합니다. 실시 불가피형은 ‘물건1’에 대하여 ‘물건1을 생산하는 방법’ 등과 같이 발명이 선행 발명의 구성요소 자체를 그대로 포함하지는 않지만 발명을 실시하는 과정 속에서 선행발명을 실시하게 되는 경우를 의미합니다.
반드시 이러한 발명들이 이루어지는 이용침해를 구성하는 것은 아니며, 판례에서는 후행발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후행발명 내에 선행발명이 발명으로서 일체성을 유지하는 경우 이용침해를 구성한다고 판단하고 있습니다.
선택발명∙수치한정발명∙용도발명과 같은 개량발명들의 경우 선행발명을 기초로 하여 선행발명에서는 알 수 없었던 현저한 효과를 지니거나 새로운 용도를 규명해내기 때문에 이러한 발명들이 이용침해를 구성하는가에 대하여 많은 논란이 발생하고 있습니다.
우리나라 특허법에서는 “특허권자ㆍ전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명ㆍ등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자ㆍ실용신안권자ㆍ디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.”(특허법 제98조)며 선행발명을 기초로 하여 발명이 이루어질 경우 이용침해가 구성된다고 보고 있습니다.
따라서 선행기술을 활용한 개량발명을 실시하고자 하는 경우에는 선행특허권자에게 실시허락을 맡아야 합니다.
그러나 특허법 제138조 제1항에서 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다고 명시하며 통상실시권의 설정을 강제할 수 있는 제도를 마련하고 있습니다.
이는 선행특허발명의 특허권자가 이용침해를 구성했다며 침해를 주장하여 해당 발명을 사용할 수 없도록 막아 이용발명이 사장되는 것을 막기 위하여 실시권 설정을 강제하고 있는 것입니다.
이처럼 개량발명이 상당수를 이루는 최근 발명의 동향에 따라 우리나라 특허법에서는 이용침해를 구성한다고 보면서도 발명을 장려하고 산업발전에 이바지할 수 있도록 개량발명을 실시 할 수 있는 방안을 마련하고 있습니다.
특허법인 ECM
ecmip@ecmpatent.com
02 568 2673
특허 발명을 실시할 때에 자신의 발명을 실시하는 과정에서 타인의 특허권을 침해하게 되는 경우가 발생하기도 합니다. 이러한 경우를 이용침해라고 하며, 선택발명∙수치한정발명∙용도발명에서 이용침해에 대한 논의가 많이 발생하고 있습니다.
이용침해의 종류는 구성요소 부가형, 실시 불가피형으로 나눌 수 있는데, 구성요소 부가형은 ‘A+B+C’로 이루어진 특허발명에 D라는 요소를 더하여 ‘A+B+C+D’라는 발명을 실시하는 경우를 의미합니다. 실시 불가피형은 ‘물건1’에 대하여 ‘물건1을 생산하는 방법’ 등과 같이 발명이 선행 발명의 구성요소 자체를 그대로 포함하지는 않지만 발명을 실시하는 과정 속에서 선행발명을 실시하게 되는 경우를 의미합니다.
반드시 이러한 발명들이 이루어지는 이용침해를 구성하는 것은 아니며, 판례에서는 후행발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후행발명 내에 선행발명이 발명으로서 일체성을 유지하는 경우 이용침해를 구성한다고 판단하고 있습니다.
선택발명∙수치한정발명∙용도발명과 같은 개량발명들의 경우 선행발명을 기초로 하여 선행발명에서는 알 수 없었던 현저한 효과를 지니거나 새로운 용도를 규명해내기 때문에 이러한 발명들이 이용침해를 구성하는가에 대하여 많은 논란이 발생하고 있습니다.
우리나라 특허법에서는 “특허권자ㆍ전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명ㆍ등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자ㆍ실용신안권자ㆍ디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.”(특허법 제98조)며 선행발명을 기초로 하여 발명이 이루어질 경우 이용침해가 구성된다고 보고 있습니다.
따라서 선행기술을 활용한 개량발명을 실시하고자 하는 경우에는 선행특허권자에게 실시허락을 맡아야 합니다.
그러나 특허법 제138조 제1항에서 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다고 명시하며 통상실시권의 설정을 강제할 수 있는 제도를 마련하고 있습니다.
이는 선행특허발명의 특허권자가 이용침해를 구성했다며 침해를 주장하여 해당 발명을 사용할 수 없도록 막아 이용발명이 사장되는 것을 막기 위하여 실시권 설정을 강제하고 있는 것입니다.
이처럼 개량발명이 상당수를 이루는 최근 발명의 동향에 따라 우리나라 특허법에서는 이용침해를 구성한다고 보면서도 발명을 장려하고 산업발전에 이바지할 수 있도록 개량발명을 실시 할 수 있는 방안을 마련하고 있습니다.
특허법인 ECM
ecmip@ecmpatent.com
02 568 2673