특허를 출원하기 위해서는 출원발명이 신규성, 진보성, 산업상이용가능성 세 요건을 모두 만족시켜야 합니다. 특히 진보성은 특허등록거절, 정정, 등록무효 등 실무상 거의 모든 유형의 쟁송에서 중요한 쟁점이 되고 있습니다.
진보성판단은 출원발명이 출원시점까지 공지된 기술로부터 용이하게 발명이 가능한가에 따라 판단이 이루어집니다.
여기서 특허출원 시점은 특허법 제29조 제2항 “특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.”에서 확인할 수 있는 바에 따라 ‘특허출원 전’ 즉, 시각을 기준으로 진보성 판단이 이루어지고 있음을 확인할 수 있습니다.
다만, 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결에서는 “‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 인정할 수 있다.”고 판시하고 있습니다.
또한 진보성 판단시 확인하는 공지된 기술은 선행기술과 당해 발명이 속하는 기술분야여야 합니다. “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람”을 전제로 진보성을 판단하고 있기 때문에 선행발명과 출원발명이 속하는 기술분야는 동일 또는 유사해야 합니다.
대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결에서도 “특허법 제29조 제2항에서 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로, 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.”고 밝히고 있습니다.
따라서 동일한 기술분야가 아니더라도 인접기술의 인용문헌의 지위를 인정하고 있으며, 미완성 발명, 자료의 부족으로 표현이 불충분한 발명 등이라 하더라도 진보성 판단의 대비자료가 될 수 있다고 판단하고 있습니다.
특허출원 실무에서는 심사관이 진보성을 부인할 선행기술을 찾아내어 이를 토대로 진보성을 부인하며 의견제출통지서를 송부하여 출원인은 이에 대하여 진보성을 부인하는 주장을 펼치고, 진보성을 부인할 선행기술을 찾아내지 못하면 특허등록결정이 이루어지고 있습니다.
특허법인 ECM
ecmip@ecmpatent.com
02 568 2673
특허를 출원하기 위해서는 출원발명이 신규성, 진보성, 산업상이용가능성 세 요건을 모두 만족시켜야 합니다. 특히 진보성은 특허등록거절, 정정, 등록무효 등 실무상 거의 모든 유형의 쟁송에서 중요한 쟁점이 되고 있습니다.
진보성판단은 출원발명이 출원시점까지 공지된 기술로부터 용이하게 발명이 가능한가에 따라 판단이 이루어집니다.
여기서 특허출원 시점은 특허법 제29조 제2항 “특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.”에서 확인할 수 있는 바에 따라 ‘특허출원 전’ 즉, 시각을 기준으로 진보성 판단이 이루어지고 있음을 확인할 수 있습니다.
다만, 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결에서는 “‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 인정할 수 있다.”고 판시하고 있습니다.
또한 진보성 판단시 확인하는 공지된 기술은 선행기술과 당해 발명이 속하는 기술분야여야 합니다. “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람”을 전제로 진보성을 판단하고 있기 때문에 선행발명과 출원발명이 속하는 기술분야는 동일 또는 유사해야 합니다.
대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결에서도 “특허법 제29조 제2항에서 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로, 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.”고 밝히고 있습니다.
따라서 동일한 기술분야가 아니더라도 인접기술의 인용문헌의 지위를 인정하고 있으며, 미완성 발명, 자료의 부족으로 표현이 불충분한 발명 등이라 하더라도 진보성 판단의 대비자료가 될 수 있다고 판단하고 있습니다.
특허출원 실무에서는 심사관이 진보성을 부인할 선행기술을 찾아내어 이를 토대로 진보성을 부인하며 의견제출통지서를 송부하여 출원인은 이에 대하여 진보성을 부인하는 주장을 펼치고, 진보성을 부인할 선행기술을 찾아내지 못하면 특허등록결정이 이루어지고 있습니다.
특허법인 ECM
ecmip@ecmpatent.com
02 568 2673