일반적으로 등록된 특허출원에 대하여 그 특허발명을 업으로서 실시하게 되면 특허 침해를 구성하게 됩니다. 그러나 그 발명에 대하여 특허 출원 사실을 알지 못하고, 동일한 내용의 발명을 제3자가 국내에서 그 발명을 업으로서 실시 혹은 실시준비를 하고 있을 경우가 존재하기도 합니다.
이러한 경우 등록 특허권자가 그 발명을 선사용하고 있는 제3자에게 특허침해소송 등을 진행할 경우 선사용자는 자신이 등록된 특허발명보다 먼저 발명을 실시하고 있었음에도 특허 출원을 하지 않았기 때문에 침해자가 될 수밖에 없습니다.
특허법에서는 이러한 문제가 발생하지 않기 위하여 법정 통상실시권을 부여하고 있으며, 이는 특허권자의 의사와 상관없이 공평의 원칙과 국가의 산업정책적 측면 등을 고려하여 일정한 요건을 만족하게 되면 부여하고 있습니다.
이렇듯 제3자가 특허출원 이전부터 그 발명을 업으로서 실시 혹은 실시 준비를 하고 있었다면, 해당 사실을 증명할 경우 제3자에게 통상실시권이 부여됩니다.
특허법 제103조에 따르면, 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가지게 됩니다.
하지만 실무상 이러한 경우 대부분 영업비밀로 관리되어 특허발명의 출원 당시에 그 발명에 대한 사업을 실시 중이었거나 사업을 준비하고 있었다는 것을 증명하는 것이 어려워 이를 확인하시 쉽지 않습니다.
그러나 우리나라에서도 ‘기술자료 임차제도’, ‘영업비밀 원본증명 서비스’ 등을 실시하고 있어 이를 통하여 등록발명을 출원하기 전부터 선사용 했음을 증명할 수 있도록 확인할 수 있는 제도를 시행하고 있어 이를 활용하여 특허침해 소송 시 선사용에 의한 통상실시권을 주장할 수 있습니다.
이렇게 선사용에 의한 통상실시권을 주장하여 이를 인정받으면, 통상실시권자는 이에 대한 대가를 지불하지 않아도 되며, 특허법 제118조 제2항에 따라 통상실시권을 등록하지 않더라도 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하여 대항할 수 있습니다.
이러한 선사용권은 실시 또는 실시 준비중이었던 사업의 목적 범위 내에서만 유효하다고 보고 있으나, 일반적으로 특허물건을 생산하는 선사용권자가 이를 판매하더라도 사업의 목적을 벗어나지 않기 때문에 선사용권을 인정한다고 보고 있습니다.
이처럼 특허발명이 출원 및 등록되었더라도 이미 출원 이전부터 그 발명과 동일한 발명을 실시 혹은 실시준비 중에 있었던 이들에게도 특허권의 효력을 미치는 것은 불공정하기 때문에 특허법에서는 이러한 문제를 방지하기 위하여 선사용에 의한 통상실시권을 인정하고 있습니다.
따라서 영업비밀 상 특허를 출원하지 않고, 발명을 실시하기 위해서는 이러한 특허침해 소송에 대비하여 자신이 그 발명을 이미 실시하고 있었음을 증빙할 수 있도록 영업비밀 원본증명 서비스 등을 활용하는 것이 좋습니다.
특허법인 ECM
ecmip@ecmpatent.com
02 568 2673
일반적으로 등록된 특허출원에 대하여 그 특허발명을 업으로서 실시하게 되면 특허 침해를 구성하게 됩니다. 그러나 그 발명에 대하여 특허 출원 사실을 알지 못하고, 동일한 내용의 발명을 제3자가 국내에서 그 발명을 업으로서 실시 혹은 실시준비를 하고 있을 경우가 존재하기도 합니다.
이러한 경우 등록 특허권자가 그 발명을 선사용하고 있는 제3자에게 특허침해소송 등을 진행할 경우 선사용자는 자신이 등록된 특허발명보다 먼저 발명을 실시하고 있었음에도 특허 출원을 하지 않았기 때문에 침해자가 될 수밖에 없습니다.
특허법에서는 이러한 문제가 발생하지 않기 위하여 법정 통상실시권을 부여하고 있으며, 이는 특허권자의 의사와 상관없이 공평의 원칙과 국가의 산업정책적 측면 등을 고려하여 일정한 요건을 만족하게 되면 부여하고 있습니다.
이렇듯 제3자가 특허출원 이전부터 그 발명을 업으로서 실시 혹은 실시 준비를 하고 있었다면, 해당 사실을 증명할 경우 제3자에게 통상실시권이 부여됩니다.
특허법 제103조에 따르면, 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가지게 됩니다.
하지만 실무상 이러한 경우 대부분 영업비밀로 관리되어 특허발명의 출원 당시에 그 발명에 대한 사업을 실시 중이었거나 사업을 준비하고 있었다는 것을 증명하는 것이 어려워 이를 확인하시 쉽지 않습니다.
그러나 우리나라에서도 ‘기술자료 임차제도’, ‘영업비밀 원본증명 서비스’ 등을 실시하고 있어 이를 통하여 등록발명을 출원하기 전부터 선사용 했음을 증명할 수 있도록 확인할 수 있는 제도를 시행하고 있어 이를 활용하여 특허침해 소송 시 선사용에 의한 통상실시권을 주장할 수 있습니다.
이렇게 선사용에 의한 통상실시권을 주장하여 이를 인정받으면, 통상실시권자는 이에 대한 대가를 지불하지 않아도 되며, 특허법 제118조 제2항에 따라 통상실시권을 등록하지 않더라도 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하여 대항할 수 있습니다.
이러한 선사용권은 실시 또는 실시 준비중이었던 사업의 목적 범위 내에서만 유효하다고 보고 있으나, 일반적으로 특허물건을 생산하는 선사용권자가 이를 판매하더라도 사업의 목적을 벗어나지 않기 때문에 선사용권을 인정한다고 보고 있습니다.
이처럼 특허발명이 출원 및 등록되었더라도 이미 출원 이전부터 그 발명과 동일한 발명을 실시 혹은 실시준비 중에 있었던 이들에게도 특허권의 효력을 미치는 것은 불공정하기 때문에 특허법에서는 이러한 문제를 방지하기 위하여 선사용에 의한 통상실시권을 인정하고 있습니다.
따라서 영업비밀 상 특허를 출원하지 않고, 발명을 실시하기 위해서는 이러한 특허침해 소송에 대비하여 자신이 그 발명을 이미 실시하고 있었음을 증빙할 수 있도록 영업비밀 원본증명 서비스 등을 활용하는 것이 좋습니다.
특허법인 ECM
ecmip@ecmpatent.com
02 568 2673